Окремі питання визнання недійсним патенту України на корисну модель і зобов’язання вчинити дії

Чи є підстави для визнання недійсним патенту України на корисну модель та зобов’язання вчинити певні дії, якщо необхідно встановити факт порушення прав позивача саме на момент видачі патенту?

Відповідно до ч. 1 ст. 418 Цивільного кодексу України право інтелектуальної власності — це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом.

До об’єктів права інтелектуальної власності належать, зокрема, винаходи, корисні моделі та промислові зразки (ч. 1 ст. 420 ЦК).

Згідно з абз. 4 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» винахід (корисна модель) — результат інтелектуальної, творчої діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Корисна модель вважається придатною для набуття права інтелектуальної власності на неї, якщо вона відповідно до закону є новою і придатною для промислового використання. Об’єктом корисної моделі може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології (частини 1, 2 ст. 460 ЦК).

Відповідно до  ст.  462 ЦК право інтелектуальної власності на  винахід, корисну модель, промисловий зразок підлягає державній реєстрації, якщо інше не встановлено законом або міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України. Набуття права інтелектуальної власності на винахід і корисну модель засвідчується патентом, на промисловий зразок — свідоцтвом. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, зображенням промислового зразка. Умови та порядок державної реєстрації права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, а також умови та порядок видачі патенту, свідоцтва встановлюються законом.

Права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок визнаються недійсними з підстав і в порядку, які встановлені законом (ст. 469 ЦК).

Згідно з абз. 4 ст. 1 Закону № 3687 винахід (корисна модель) — результат інтелектуальної, творчої діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності й моралі та відповідає умовам патентоздатності. Об’єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій) надається згідно з цим Законом, може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу. Обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу (корисної моделі). Тлумачення формули повинно здійснюватися в межах опису винаходу (корисної моделі) та відповідних креслень. Дія патенту (деклараційного патенту), виданого на  спосіб одержання продукту, поширюється і на продукт, безпосередньо одержаний цим способом (частини 1, 2, 5, 6 ст. 6 Закону № 3687I в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин).

Відповідно до ч. 1 ст. 23 Закону № 3687 (в редакції, чинній на  час виникнення спірних правовідносин) одночасно з державною реєстрацією патенту (деклараційного патенту) на винахід або деклараційного патенту на корисну модель Установа публікує у своєму офіційному бюлетені визначені в установленому порядку відомості про видачу патенту (деклараційного патенту).

При цьому згідно зі ст. 1 наведеного Закону № 3687 термін «Установа» вживається у значенні «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності».

Установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на винаходи і корисні моделі, для чого забезпечує опублікування офіційних відомостей про винаходи і корисні моделі (ст. 3 Закону № 3687 (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин)).

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання оптимізації Національного органу інтелектуальної власності» від  28.10.2022 р. №  943-р УКРНОІВІ виконує функції Національного органу інтелектуальної власності з 08.11.2022.

Згідно з ч. 1, абз. 1 ч. 2, ч. 5 ст. 28 Закону № 3687 (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) права, що  випливають з  патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу. Патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів. Патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом.

Відповідно до ст. 33 Закону № 3687 (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) права на винахід (корисну модель) можуть бути визнані в судовому порядку недійсними повністю або частково у разі: а) невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені ст. 7 цього Закону; б) наявності у формулі винаходу (корисної моделі) ознак, яких не було у поданій заявці; в) порушення вимог ч. 2 ст. 37 цього Закону; г) державної реєстрації винаходу (корисної моделі) внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб. З метою визнання деклараційного патенту недійсним будь-яка особа може подати до Установи клопотання про проведення експертизи запатентованого винаходу (корисної моделі) на відповідність умовам патентоздатності. За подання клопотання сплачується збір. При визнанні патенту чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені. Патент або  його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту.

У приватному праві недійсність (нікчемність чи оспорюваність) може стосуватися або «вражати» договір, правочин, акт органу юридичної особи, державну реєстрацію чи документ. До правових наслідків недійсності правочину належить те, що він не створює юридичних наслідків. Тобто правовим наслідком недійсності договору є по своїй суті «нівелювання» правового результату, породженого таким договором (тобто вважається, що не відбулося переходу / набуття / зміни / встановлення / припинення прав взагалі).

Тлумачення ст. 33 Закону № 3687 свідчить, що суб’єктом, який може звертатися з позовом про визнання недійсним патенту, може бути будь-яка зацікавлена особа, оскільки цією правовою нормою не передбачені певні кваліфікуючі вимоги до особи, що звертається з відповідною вимогою.

Відповідно до п.  2.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень від 08.10.1998 № 53/5 і Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 р. (зі змінами та доповненнями станом на  день проведення судових експертиз), експерту забороняється самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно.

Розглянемо приклад судової практики щодо позовних вимог стосовно визнання недійсним патенту України на корисну модель і зобов’язання вчинити дії.

Позивач ДП «Ефорт-Гарант-17» в особі директора звернувся до  суду з  позовом до  відповідачів, просив суд ухвалити рішення, яким визнати недійсним патент України №  118627 на  корисну модель «Охоронна система «Аресконт» від  дати публікації відомостей про його видачу та зобов’язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі України внести зміни до  Державного реєстру патентів на  корисні моделі щодо визнання повністю недійсним вказаного патенту й опублікувати в Офіційному бюлетені «Промислова власність» відомості про визнання недійсним патенту України № 118627 на корисну модель «Охоронна система «Аресконт» від дати публікації відомостей про його видачу.

В обґрунтування пред’явлених вимог позивач посилається на те, що 07.06.2017 р. відповідач ОСОБА_1 подав до Міністерства розвитку економіки, торгівлі України заявку № u20105624 на реєстрацію корисної моделі, об’єктом якої була «Охоронна система «Аресконт». 10.07.2018 на підставі наданих відповідачем заявки та документів Міністерством розвитку економіки, торгівлі України було видано патент № НОМЕР_1 на корисну модель «Охоронна система «Аресконт». Таким чином, позивач зазначає, що відповідач Міністерство розвитку економіки, торгівлі України здійснив державну реєстрацію патенту № НОМЕР_1 на ім’я ОСОБА_1. У зв’язку з чим зазначені обставини призвели до отримання ОСОБА_1 виключних прав на використання вищевказаної корисної моделі на свій розсуд. Разом з тим позивач вважає, що видача Міністерством розвитку економіки, торгівлі України та отримання ОСОБА_1 патенту України на корисну модель № НОМЕР_1 здійснені із суттєвим порушенням чинного законодавства.

На думку позивача, патент України на корисну модель № НОМЕР_1 був виданий за результатами проведення лише формальної експертизи заявки, а корисна модель «Охоронна система «Аресконт» не відповідає умовам патентоздатності (не є новою). Також беручи до уваги те, що наявність деклараційного патенту України № НОМЕР_2 на корисну модель «Охоронна система «Аресконт» порушує охоронюваний законом інтерес Позивача, оскільки ОСОБА_1 як власник оскаржуваного патенту, звинувачуючи Позивача в неправомірному використанні корисної моделі «Охоронна система «Аресконт», неодноразово звертаючись у зв’язку з цим до державних та інших правоохоронних органів, створює Позивачу перешкоди у здійсненні Позивачем своєї законної охоронної діяльності.

Таким чином, Позивач вважає, що патент України НОМЕР_2 повинен бути визнаний повністю недійсним у судовому порядку. В обґрунтування чого посилається також на експертні висновки, якими підтверджується невідповідність корисної моделі «Охоронна система «Аресконт» за  патентом України №  11827 умові патентоздатності «новизна», а саме: висновок судового експерта Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 4795 судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 08.11.2018; висновок експертизи Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) № 16825/ЗУ/18 від 22.06.2018 за результатами проведеної кваліфікаційної експертизи корисної моделі «Охоронна система «Аресконт» за патентом України НОМЕР_2 від 10.08.2017 щодо умов патентоздатності; висновок експертизи Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) № 19523/ЗУ/18 від 11.07.2018 за результатами проведеної кваліфікаційної експертизи корисної моделі «Охоронна система «Аресконт» за патентом України № НОМЕР_2 від 10.08.2017 щодо умов патентоздатності.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 28.01.2019 відкрито провадження у цивільній справі та вирішено справу розглядати в порядку загального позовного провадження.

У ході розгляду справи на підставі клопотання позивача було замінено первісного відповідача — Мінекономрозвитку на його правонаступника — Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності».

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов такого висновку.

Звертаючись до суду з цим позовом та обґрунтовуючи порушення своїх прав та охоронюваного законом інтересу, позивач посилається на наявну невідповідність корисної моделі за патентом України № НОМЕР_1 такій умові патентоздатності, як новизна, оскільки сукупність її суттєвих ознак стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки відповідачем до відповідної установи.

З урахуванням матеріально-правового обґрунтування цього позову необхідно встановити, чи відповідає корисна модель за патентом України № НОМЕР_1 такій умові патентоздатності, як новизна. Зазначене питання належить до предмета доказування у справі, а для встановлення новизни корисної моделі необхідні спеціальні знання.

Як вбачається зі змісту висновку, на  вирішення судового експерта було поставлене питання: «Чи відповідає корисна модель «Охоронна система «Аресконт» за патентом України № НОМЕР_1 умові патентоздатності «новизна» відповідно до матеріалів справи № 757/63332/18-ц?». Висновок складено на підставі наявних матеріалів справи — даних і документів.

Провівши експертизу, експерт дійшов висновку, що технічним результатом корисної моделі за патентом України 3118627 є «підвищення ефективності та надійності охоронної системи, розширення її функціональних можливостей, прямий доступ користувачів системи до даних про стан охоронюваних об’єктів із пришвидшенням реагування на тривожні події, зменшення витрат на технічне обслуговування і програмне забезпечення системи та, відповідно, зниження вартості обслуговування системи.

Таким чином, відповідно до  матеріалів справи № 757/63332/18-ц корисна модель «Охоронна система «Аресконт» за патентом України № 11867 відповідає умові патентоздатності «новизна».

Зі змісту наданого висновку вбачається, що експертизу проведено судовим експертом Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, який має базову вищу природничу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень — спеціаліст) і вищу технічну освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень — спеціаліст) та вищу освіту у сфері інтелектуальної власності (освітньо-кваліфікаційний рівень — спеціаліст) і є атестованим судовим експертом з правом проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності за спеціальністю 13.3 «Дослідження, пов’язані з винаходами і корисними моделями» (свідоцтво Міністерстві юстиції України № 25-Д від  25.06.20, видане ЦЕКК при Міністерстві юстиції України, дійсне до 25.06.23). Стаж експертної роботи з 2020 р. Стаж роботи у сфері інтелектуальної власності з 2006 р.

Оцінивши доданий позивачем висновок до матеріалів справи в сукупності з іншими доказами у справі за правилами ст. 89 Цивільного процесуального кодексу України, суд не знайшов обставин, які б давали підстави стверджувати про необґрунтованість, неправильність висновку чи суперечливість його іншим матеріалам справи. За таких обставин він є належним і допустимим доказом у справі.

Ураховуючи установлені в ході розгляду справи обставини і те, що судом установлено відповідність спірної корисної моделі за патентом України № 1 умовам патентоздатності «новизна», позов у частині вимог про визнання патенту недійсним не підлягає задоволенню.

Рішенням Печерського районного суду м. Києва позов ДП «Ефорт-Гарант17» залишено без задоволення.

Не погоджуючись із рішенням суду першої інстанції, ДП «Ефорт-Гарант17» подало апеляційну скаргу, в якій просить скасувати рішення Печерського районного суду міста Києва від 05.09.2022 та ухвалити нове рішення, яким задовольнити позов.

Апеляційна скарга обґрунтована тим, що заявка відповідача ОСОБА_1 на видачу патенту на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» пройшла формальну експертизу і не пройшла кваліфікаційну експертизу.

Тому деклараційний патент України № НОМЕР_1 на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1», виданий за результатами проведення формальної експертизи заявки, не підтверджує того, що ця корисна модель була новою станом на дату видачі деклараційного патенту України № НОМЕР_1.

До Київського апеляційного суду надійшла заява позивача ДП «Ефорт-Гарант17» про залучення до участі у справі правонаступника ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент), а саме: Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій».

Колегія апеляційного суду, вислухавши доповідь судді-доповідача, пояснення учасників справи, вивчивши матеріали справи, доводи апеляційної скарги та відзиву на неї, дійшла висновку, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з огляду на таке.

Ураховуючи матеріально-правове обґрунтування цього позову, суду необхідно встановити, чи відповідає корисна модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України № НОМЕР_1 умові патентоздатності «новизна» та чи порушуються права й охоронювані законом інтереси позивача у зв’язку з отриманням відповідачем ОСОБА_1 виключних прав на використання вищевказаної корисної моделі. Зазначені питання належать до предмета доказування у справі.

Оцінивши висновки експертів на предмет дотримання вимог ст. 106, ч. 1, 2 ст. 107 ЦПК, колегія апеляційного суду не приймає як належні та допустимі докази висновки експертів.

Експерт склав висновок не за зверненням учасника справи, у висновку експерта не зазначено, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок.

1. Висновок експертизи щодо умов патентоздатності Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) № 16825/ЗУ/18 від 22.06.2018, експерт.

Експертиза проведена за клопотанням ОСОБА_6, яка вказана у  Висновку Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) про видачу деклараційного патенту на корисну модель за  результатами формальної експертизи від 03.07.2017 № 16313/ЗУ/17, як представника ОСОБА_1 у справах інтелектуальної власності.

Із метою визнання деклараційного патенту недійсним будь-яка особа може подати до Установи клопотання про проведення експертизи запатентованого винаходу (корисної моделі) на відповідність умовам патентоздатності (ч. 2 ст. 33 Закону № 3687).

Разом з тим докази, що підтверджують повноваження ОСОБА_6 як представника відповідача ОСОБА_1 у цій справі відповідно до ст. 60, 62 ЦПК, у матеріалах цивільної справи відсутні.

2. Висновок експертизи щодо умов патентоздатності Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) № 19523/ЗУ/18 від 11.07.2018, експерт. Експертиза проведена за клопотанням ОСОБА_7.

Докази, що підтверджують повноваження ОСОБА_7 у цій справі як представника сторін відповідно до ст.  60, 62 ЦПК, у  матеріалах цивільної справі відсутні.

У висновку експерта не зазначено, що висновок підготовлено для подання до суду і що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок.

Експерт склав висновок не за зверненням учасника справи, у висновку експерта не зазначено, що висновок підготовлено для подання до суду.

3. Висновок експерта № 1223 за результатами проведення експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 30.08.2018 Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, судовий експерт.

Експертиза проведена за листом ФОП ОСОБА_8. Разом з тим докази, що підтверджують повноваження ФОП ОСОБА_8 як представника сторін відповідно до ст. 60, 62 ЦПК, у матеріалах цивільної справі відсутні.

У висновку експерта не зазначено, що висновок підготовлено для подання до суду.

4. Висновок експерта № 1257 за результатами судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 15.03.2019 р. Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, судовий експерт.

Експертиза проведена за  листом адвоката від 25.02.2019.

Разом з тим докази, що підтверджують повноваження адвоката як представника відповідача ОСОБА_1 у цій справі відповідно до ст. 60, 62 ЦПК станом на день звернення до експертної установи 25.02.2019, у матеріалах цивільної справі відсутні. А згідно з відзивом представника відповідача ОСОБА_1 — адвоката договір про надання правової допомоги укладений між відповідачем ОСОБА_1 та адвокатом 05.03.2019 № 05/03/2019.

Оцінивши зазначені вище висновки експертів на предмет дотримання вимог ст. 102, 104, 107 ЦПК, колегія апеляційного суду не  приймає як належні та допустимі докази висновки експертів.

5. Висновок експерта № 227/19 ч. 1 за результатами проведення експертизи у  сфері інтелектуальної власності від 03.01.2020 Науково-дослідного центра судової експертизи з питань інтелектуальної власності, складений експертом.

Як зазначено у  Висновку експерта, разом із  листом до експертної експертизи надійшли ухвала про проведення комплексної судової економічної експертизи та експертизи у сфері інтелектуальної власності від 30.08.2019, матеріали кримінального провадження. Зазначена ухвала в матеріалах справи відсутня, тому неможливо встановити, чи вказані джерела інформації, які можуть містити відомості про об’єкти дослідження, що стали загальновідомими до дати подання заявки до Установи, а саме 07.06.2017.

Для відповіді на поставлене перед експертом питання № 10 «Чи відповідає винахід за патентом № НОМЕР_1 умові патентоздатності «новизна» відповідно до матеріалів справи?» експертом було досліджено матеріали кримінального провадження стосовно джерел інформації, які можуть містити відомості про об’єкт дослідження, що стали загальнодоступними до дати подання заявки до Установи, а саме до 07.06.2017.

За результатами такого дослідження експертом установлено, що матеріали кримінального провадження не містять джерел інформації, які можуть містити відомості про об’єкт дослідження, що стали загальнодоступними до дати подання заявки до Установи, а саме до 07.06.2017. Таким чином, корисна модель за патентом № НОМЕР_1 відповідає умові патентоздатності «новизна» відповідно до матеріалів справи.

Оскільки експерт склав висновок за  відсутності джерел інформації, які можуть містити відомості про об’єкт дослідження, що  стали загальнодоступними до  дати подання заявки до  Установи, а  саме до  07.06.2017, зазначений експертний висновок не приймається апеляційним судом як доказ з огляду на те, що експертне дослідження з цього питання експертом не проводилося у зв’язку з відсутністю джерел інформації.

6. Висновок експерта № 214/20 від 21.05.2021 Науково-дослідного центра судової експертизи з питань інтелектуальної власності, складений судовим експертом за результатами проведення судової експертизи, призначеної судом першої інстанції.

Підсумовуючи вищевикладене, зі змісту зазначеного висновку експерта № 214/20 від 21.05.2021 вбачається, що судовим експертом самостійно вибрані вихідні дані для  проведення судової експертизи, оскільки перелік об’єктів, що підлягають дослідженню, їх коротке найменування та основні характеристики в ухвалі суду першої інстанції не визначені.

А як вбачається з матеріалів справи, охоронні документи, що містять описані технічні рішення на корисну модель із метою виявлення серед них патенту на корисну модель, аналогічну тій, що охороняється патентом України № НОМЕР_1, у матеріалах справи також відсутні.

Щодо інших висновків експертів, які додані до матеріалів справи з дотриманням положень ст. 102, 104, 106, 107 ЦПК, колегія апеляційного суду враховує, що  вони не  мають заздалегідь установленої сили та  оцінюються апеляційним судом разом з  іншими доказами за правилами, встановленими ст. 89 ЦПК.

Досліджуючи зміст зазначених вище експертних висновків стосовно дотримання здійсненої перевірки формули винаходу при вирішенні питання щодо наявності / відсутності новизни корисної моделі визначеному порядку та Закону № 3687 разом із рецензіями на них і враховуючи пояснення допитаних експертів, апеляційний суд установив таке.

Тлумачення формули винаходу здійснюється в межах опису і креслень, якщо такі згадуються в описі.

Відповідно до Опису до патенту № НОМЕР_1 на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» зазначено, що  в існуючих джерелах патентної та науково-технічної інформації не виявлено охоронних систем, які б мали заявлену сукупність суттєвих ознак. Запропонована корисна модель не містить у своєму складі жодних конструктивних елементів чи матеріалів, які неможливо відтворити на сучасному етапі розвитку техніки в умовах промислового виробництва.

Опублікована формула запатентованої корисної моделі містить один незалежний пункт за номером 1 і чотири залежних пункти за номерами 2 — 5:

1. Охоронна система, що  містить установлений на  щонайменше одному охоронюваному об’єкті  10 щонайменше один пристрій відеоспостереження, виконаний із можливістю передачі даних відеоспостереження та з’єднаний із відеореєстратором, виконаним із можливістю здійснення відеозапису та збереження даних відеоспостереження, щонайменше один засіб відображення даних відеоспостереження, пульт охоронної структури з базою даних користувачів системи, яка відрізняється тим, що включає встановлений на щонайменше одному охоронюваному об’єкті щонайменше один сигналізаційний датчик, з’єднаний із сигналізаційним електронним пристроєм, виконаним із можливістю збереження даних щонайменше одного сигналізаційного датчика та  відображення даних щодо спрацьовування щонайменше одного сигналізаційного датчика, перетворення даних щонайменше одного сигналізаційного датчика в електронний сигнал та відправки електронного сигналу до  пульта охоронної структури, датчик живлення щонайменше одного пристрою відеоспостереження та  відеореєстратора, з’єднаний із  сигналізаційним електронним пристроєм і  виконаний з  можливістю передачі даних про стан живлення щонайменше одного пристрою відеоспостереження та відеореєстратора через сигналізаційний електронний пристрій до пульта охоронної структури, також система включає спостережений пункт користувача системи, з’єднаний з відеореєстратором, відеореєстратор і щонайменше один засіб відображення даних відеоспостереження, що розташовані на спостережному пункті користувача системи, при цьому сигналізаційний електронний пристрій із щонайменше одним сигналізаційним датчиком оснащено одним джерелом живлення, а відеореєстратор із щонайменше одним пристроєм відеоспостереження — іншим джерелом живлення.

2. Охоронна система за п. 1, яка відрізняється тим, що відеореєстратором є відеореєстратор NVR, відеореєстратор HDVR або інші.

3. Охоронна система за п. 1, яка відрізняється тим, що  щонайменше одним сигналізаційним датчиком є датчик руху, температури, вологи, тиску, звуку, інфрачервоного випромінювання та/або інший.

4. Охоронна система за п. 1, яка відрізняється тим, що датчик живлення щонайменше одного пристрою відеоспостереження та відеореєстратора вбудований у сигналізаційний електронний пристрій.

5. Охоронна система за п. 1, яка відрізняється тим, що спостережний пункт користувача системи включає пристрій для передачі тривожного сигналу на пульт охоронної структури.

Технічний результат корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1» за  деклараційним патентом України № НОМЕР_1 від 10.08.2017 згідно з Описом до патенту полягає у такому: «Технічним результатом запропонованої корисної моделі є підвищення ефективності та надійності охоронної системи, розширення її функціональних можливостей, прямий доступ 40 користувачів системи до  даних про стан охоронюваних об’єктів із пришвидшенням реагування на тривожні події, зменшення витрат на технічне обслуговування і програмне забезпечення системи та, відповідно, зниження вартості обслуговування системи».

Експертиза у сфері інтелектуальної власності, за результатами якої складений висновок експерта, проведена неповно і необ’єктивно, з порушенням вимог Інструкції та методичними порушеннями, а зроблені в результаті дослідження висновки є необ’єктивними і необґрунтованими, що є наслідком порушення принципів об’єктивності та повноти дослідження, визначених ст. 3 Закону України «Про судову експертизу», цей висновок викликає сумніви у його правильності та, на переконання експерта, не може вважатися джерелом доказів.

Питання рецензування висновків судових експертів урегульовано Порядком проведення рецензування висновків судових експертів та висновків експертних досліджень, затвердженим наказом № 775/5 від 25.05.2015 (у редакції, що діяла на дату надання рецензії).

При оцінці рецензій на висновки експертів апеляційний суд ураховує, що рецензія на висновок експерта по своїй суті не  є повторною чи  додатковою експертизою, у ній не оцінюються докази. Експерт, який надає рецензію, оцінює, зокрема, методи і повноту дослідження, логіку висновку.

З огляду на встановлене, в апеляційного суду відсутні підстави не враховувати зазначені вище висновки як докази при ухвалені судового рішення.

Оцінивши додані позивачем висновки експертів, які встановили, що «корисна модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України № НОМЕР_1 не відповідає умові патентоздатності «новизна» на  момент подання заявки № u201705624 від 07.06.2017 відповідно до наданих документів» у  сукупності з  іншими доказами у справі за правилами ст.  89 ЦПК, апеляційний суд установив невідповідність корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1» за  патентом України № НОМЕР_1 умовам патентоздатності «новизна» на момент подання заявки № u201705624 від 07.06.2017.

Звертаючись до суду з цим позовом та обґрунтовуючи порушення своїх прав та охоронюваного законом інтересу позивач посилається на наявну невідповідність корисної моделі за патентом України № НОМЕР_1 такій умові патентоздатності, як новизна, оскільки сукупність її суттєвих ознак стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки відповідачем до відповідної установи.

З огляду на встановлене, апеляційний суд вважає, що позивачем доведено наявність порушення його прав у зв’язку з тим, що відповідач ОСОБА_1 як власник оскаржуваного патенту, звинувачуючи позивача в порушенні його прав як власника патенту шляхом використання без його дозволу корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1», неодноразово звертався у зв’язку з цим до правоохоронних органів, що створює позивачу перешкоди у здійсненні ним своєї законної охоронної діяльності.

На підставі наведених положень закону апеляційний суд визнає обґрунтованою і такою, що підлягає задоволенню, позовну вимогу щодо зобов’язання Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» внести зміни до Державного реєстру патентів на корисні моделі щодо визнання повністю недійсним зазначеного патенту й опублікувати в Офіційному бюлетені «Промислова власність» відомості про визнання недійсним патенту України № НОМЕР_1 на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» від дати публікації відомостей про його видачу.

Постановою Київського апеляційного суду апеляційну скаргу Дочірнього підприємства «Ефорт-Гарант17» задоволено.

У вересні 2024 р. УКРНОІВІ подало до Верховного Суду касаційну скаргу, в якій просить постанову апеляційного суду в  частині розподілу судових витрат скасувати, справу передати на новий розгляд до апеляційного суду для вирішення питання про розподіл судових витрат.

У вересні 2024 р. ОСОБА_1 звернувся до Верховного Суду з касаційною скаргою, в якій просить постанову апеляційного суду скасувати, рішення суду першої інстанції залишити в силі, а також вирішити питання про розподіл судових витрат.

У жовтні 2024 р. від ДП «Ефорт-Гарант-17» надійшов відзив, підписаний представником, який просить касаційну скаргу УКРНОІВІ залишити без задоволення, а  постанову апеляційного суду в  частині стягнення судових витрат — без змін.

У листопаді 2024 р. матеріали справи № 757/63332/18-ц надійшли до Верховного Суду.

Ухвалою Верховного Суду від  20.01.2026 у задоволенні клопотання УКРНОІВІ про розгляд справи за участю представника відмовлено, справу призначено до судового розгляду.

Позиція Верховного Суду

У справі, що переглядається:

при зверненні до суду з позовом про визнання недійсним патенту України на корисну модель і зобов’язання вчинити дії ДП «Ефорт-Гарант-17» зазначало, що отримання ОСОБА_1 патенту України на корисну модель № НОМЕР_1 здійснене із суттєвим порушенням норм законодавства. Зазначений патент виданий за результатами проведення лише формальної експертизи заявки, а корисна модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» не відповідає умовам патентоздатності (не є новою). На обґрунтування цієї обставини позивач посилався на  експертні висновки, якими підтверджується невідповідність корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України № НОМЕР_2 умові патентоздатності «новизна». Наявність у ОСОБА_1 деклараційного патенту України № НОМЕР_2 на  корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» порушує охоронюваний законом інтерес ДП «Ефорт-Гарант-17», адже позивач здійснює господарську діяльність із  надання охоронних послуг. Крім того, ОСОБА_1 як власник оспорюваного патенту, звинувачуючи позивача у порушенні його прав як власника патенту шляхом використання без його дозволу корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1», неодноразово звертаючись у зв’язку з цим до державних, у тому числі й правоохоронних, органів, створює позивачу перешкоди у здійсненні ним своєї законної діяльності;

суд першої інстанції вважав, що  висновки, які були надані сторонами, підготовлені працівниками однієї і тієї ж установи та є різними за своїм змістом, що породжує обґрунтовані сумніви в їх об’єктивності, неупередженості та незалежності один від одного, тому задовольнив клопотання ОСОБА_1 і призначив незалежну судову експертизу. За результатами проведення зазначеної експертизи до суду було направлено висновок експерта від 21.05.2021 № 214/20, складений за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності. Як вбачається зі змісту висновку, корисна модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» відповідає умові патентоздатності «новизна». Отже, ураховуючи установлені під час розгляду справи обставини, суд першої інстанції вважав, що позовні вимоги не підлягають задоволенню;

апеляційний суд вважав, що суд першої інстанції не навів мотиви відхилення по суті дев’яти висновків експертів, складених на  замовлення позивача, не зазначив і вказані експертні висновки не оцінив на  предмет їх належності, допустимості, достовірності та достатності. Під час апеляційного розгляду суд апеляційної інстанції здійснив оцінку всіх одинадцятьох висновків експертів, які наявні у  матеріалах справи, зокрема: десяти висновків експертів, які надані сторонами (дев’ять  — позивачем ДП «Ефорт-Гарант-17», одного — відповідачем ОСОБА_1), та  висновку експертизи, яка проведена на  підставі ухвали суду першої інстанції за клопотанням відповідача ОСОБА_1, а також п’яти рецензій на висновки експертів, які надані відповідачем ОСОБА_1. З огляду на проведену оцінку апеляційний суд дійшов висновку, що сукупність суттєвих ознак корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1» за  патентом України № НОМЕР_1 стала загальнодоступною у  світі до  дати подання ОСОБА_1 заявки від 07.06.2017 № u201705624 на зазначену корисну модель за деклараційним патентом України від  10.08.2017 № НОМЕР_1, тобто не відповідала умові патентоздатності «новизна» на момент подання заявки. Крім того, суд вважав, що позивач довів наявність порушення його прав у зв’язку з тим, що  відповідач ОСОБА_1 як власник оспорюваного патенту, звинувачуючи позивача у  порушенні його прав як власника патенту шляхом використання без його дозволу корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1», неодноразово звертався у зв’язку з цим до правоохоронних органів, що створювало позивачу перешкоди у здійсненні ним своєї законної діяльності. Тому суд апеляційної інстанції зазначив про існування підстав для задоволення позовних вимог ДП «Ефорт-Гарант-17» про визнання недійсним патенту України на корисну модель і зобов’язання вчинити дії;

проте при розгляді справи суди належним чином не врахували, що як наявність підстав для визнання недійсним патенту на корисну модель, так і порушення суб’єктивного цивільного права або інтересу особи, яка звернулася до  суду, має встановлюватися саме на момент видачі патенту. Водночас суди не з’ясували, чи були порушені права позивача саме на момент видачі патенту.

За таких обставин судові рішення слід скасувати, а справу направити на новий розгляд до суду першої інстанції для встановлення та оцінки обставин щодо порушення суб’єктивного цивільного права або  інтересу ДП «Ефорт-Гарант-17» саме на момент видачі деклараційного патенту України від 10.08.2017 № НОМЕР_2 на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1».

З огляду на результат розгляду справи за касаційною скаргою ОСОБА_1 (скасування судових рішень судів попередніх інстанцій і  направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції), а також ураховуючи, що УКРНОІВІ оскаржує в касаційному порядку постанову апеляційного суду в частині вирішення питання про розподіл судових витрат, касаційний суд задовольняє касаційну скаргу УКРНОІВІ частково, а доводи зазначеної касаційної скарги не аналізує.

Доводи касаційних скарг дають підстави для висновку, що рішення суду першої інстанції та постанова суду апеляційної інстанції ухвалені без дотримання норм матеріального і  процесуального права. Тому касаційні скарги УКРНОІВІ та ОСОБА_1 слід задовольнити частково, судові рішення скасувати, а  справу направити на новий розгляд до суду першої інстанції.

Таким чином, робимо висновки:

— права, що випливають із патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу, зокрема такі виключні права, як: використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів, а також забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно із Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» порушенням прав, що надаються патентом;

— наявність підстав для визнання недійсним патенту на корисну модель і порушення суб’єктивного цивільного права або інтересу особи, яка звернулася до суду, має встановлюватися саме на момент видачі патенту.

ВІСНИК НААУ № 4 (120)

Аби першим отримувати новини адвокатури, підпишіться на канал Національної асоціації адвокатів України у Telegram.