Експертиза об’єктів інтелектуальної власності: адвокатам дали практичні акценти

У спорах щодо об’єктів інтелектуальної власності стратегію захисту іноді визначає судова експертиза. Тому для адвоката важливими стають правильне формулювання питань, підготовка матеріалів і розуміння меж експертної компетенції.

Практичні аспекти судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності досліджували на круглому столі, організованому Комітетом НААУ з питань експертного забезпечення адвокатської діяльності спільно з профільними установами: Науково-дослідним центром судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Мінʼюсту, Центром судової експертизи та експертних досліджень, а також ВГО «Союз експертів України». Учасників заходу привітала в.о. директора Науково-дослідного центру Ганна Папакіна, яка , яка наголосила на актуальності теми та побажала учасникам плідної фахової дискусії.

Де межа компетенції

На різницю між двома видами судової експертизи у сфері винаходів і корисних моделей (щодо використання об’єкта та щодо визнання патенту недійсним) звернув увагу директор Центру судової експертизи та експертних досліджень, президент Союзу експертів України Ігор Стародубов. За його словами, у випадку використання йдеться про чинний патент, тому експерт має дослідити ознаки, викладені в незалежному пункті формули, у співвідношенні з технічним результатом і далі встановити їх наявність в об’єкті господарської діяльності. Натомість при вирішенні питання про недійсність патенту експерт так само визначає перелік ознак, які корелюються з технічним результатом, але в цій частині виникає питання щодо доцільності визначення суттєвості ознак.

Він висловив позицію, що при дослідженні саме використання об’єкта питання визначення суттєвості ознак є недоцільним, оскільки тоді експерт частково перебирає на себе функції відомства, яке надало правову охорону.

Також І.Стародубов зупинився на ролі судового експерта і підготовці матеріалів для дослідження. Він наголосив, що експерт не має права самостійно збирати матеріали і працює лише в межах наданих документів, а тому підготовка документів для експертизи лягає на заявників, представників, адвокатів і патентних повірених.

Спікер зазначив, що адвокати часто зосереджуються насамперед на оформленні висновку, тоді як, за його словами, значення мають передусім предмет і об’єкт дослідження, а також сам порядок дослідження й відповіді на поставлені питання.

Логіка дослідження знаків

Дослідженню засобів індивідуалізації присвятила виступ завідувач сектору Науково-дослідного центру Мін’юсту Катерина Мотузка. Вона нагадала, що найпоширенішими серед них є саме торговельні марки, і розподілила їх на словесні, зображувальні та комбіновані позначення. Також спікерка окреслила основні завдання експерта у таких випадках: установлення тотожності або схожості засобів індивідуалізації, а також з’ясування, чи може певне позначення ввести споживача в оману щодо товарів або послуг.

Вона пояснила, що при дослідженні словесних позначень аналізується звукова, графічна та семантична схожість, при дослідженні зображувальних — характер зображення, його зміст, геометрична форма, поєднання кольорів і тонів, а у випадку комбінованих позначень ці ознаки поєднуються і досліджуються послідовно.

Окреслила експерт і підстави та матеріали для проведення такої експертизи. За її словами, підставою може бути процесуальний документ — ухвала або постанова, а також запит адвоката чи фізичної або юридичної особи, на основі якого укладається договір. Для дослідження торговельних марок, зазначила вона, експерту насамперед потрібні об’єкти для порівняння: позначення, що використовується на продукції, у буклетах, на вивісках чи в рекламі, завірені копії свідоцтв на торговельні марки, виписки з державного реєстру, а у випадку комерційного найменування — також витяги, які дають змогу встановити, чим займається відповідна юрособа.

Помилки на старті

Радник директора Центру судової експертизи та експертних досліджень Наталія Бегуш зосередилася на практичних питаннях, які виникають ще на етапі звернення до експерта.

Вона звернула увагу, що після змін процесуального законодавства у 2017 році сторони отримали можливість не лише клопотати про призначення експертизи, а й самостійно подавати висновки експертів. Такий висновок у справах щодо об’єктів інтелектуальної власності дуже часто є ключовим або відіграє важливу роль при ухваленні рішення. Вона наголосила, що експертизу варто продумувати ще до подання позову, оскільки це дає можливість врахувати строки її виконання, самостійно сформулювати питання з урахуванням своєї правової позиції та оцінити перспективи справи ще до звернення до суду.

Н.Бегуш перелічила типові помилки при зверненні по експертизу. Серед них вона назвала загальні або правові, оціночні питання на кшталт того, чи є порушення прав інтелектуальної власності, чи мало місце незаконне використання об’єкта або плагіат, а також надмірну кількість і дублювання питань.

Крім того, вона акцентувала на проблемах відсутності або недостатності матеріалів для дослідження, неякісного оформлення доказів, невідповідності між поставленими питаннями й наданими об’єктами, а також на неналежній фіксації інформації. Спікерка порадила чітко зазначати номери свідоцтв, назви творів і об’єкти дослідження, ставити неправові питання, вказувати, до якого виду судочинства готується висновок для подання до суду, а також за потреби ще до призначення експертизи звертатися до установи за попередньою консультацією щодо формулювання питань.

Вага висновку

Процесуальні і непроцесуальні аспекти висновку експерта окреслив судовий експерт Науково-дослідного центру Костянтин Ковальов. Він нагадав, що складником захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності є проведення судової експертизи або експертного дослідження, результати яких оформлюються письмовим висновком.

Спікер окреслив підстави залучення експерта: у процесуальному порядку — за рішенням суду, слідчого судді, органу досудового розслідування чи учасника справи, а при непроцесуальному ініціюванні — на підставі договору з експертом або експертною установою за письмовим зверненням замовника із зазначенням реквізитів, переліку питань і наданих об’єктів.

Окремо К.Ковальов звернув увагу на оформлення висновку експерта. За його словами, коли експертизу призначає суд або орган досудового розслідування, експерта попереджають про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок і за відмову від надання висновку. Якщо ж експертиза проводиться на замовлення учасника справи, у висновку має бути зазначено, що його підготовлено для подання до суду і що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок.

Він також сказав, що при проведенні експертизи або експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності експерт може шукати необхідну інформацію в джерелах, які можуть бути однозначно ідентифіковані, у тому числі в мережі Інтернет. Водночас, за його словами, висновок, складений фахівцем, який не є атестованим судовим експертом і діє поза межами процесуального законодавства, не набуває статусу джерела доказів у справі, а має лише інформативну складову.

Коли експертів забагато

У фіналі під час дискусії голова Комітету НААУ з питань інтелектуальної власності Юрій Романюк звернув увагу на практичну проблему, яка, за його словами, часто виникає у справах цієї категорії: висновок експерта є ключовим доказом, але в одній справі може бути одразу кілька висновків щодо одного й того самого питання, побудованих на тих самих доказах, проте з діаметрально протилежними результатами. Саме тому він запропонував провести окрему спільну зустріч за участю адвокатів, які практикують у сфері інтелектуальної власності, та експертів, щоб обговорити практичні аспекти підготовки і оцінки таких висновків.

Також очільник комітету порушив питання об’єктів, створених за допомогою штучного інтелекту. Він зазначив, що в адвокатів уже виникають запитання, якими методиками досліджувати такі об’єкти, чи є для цього відповідні спеціалісти, до якого виду експертиз їх відносити і які саме питання ставити експерту. Ця тема, на думку Ю.Романюка, також заслуговує подальшого фахового обговорення.

Підсумки заходу прокоментувала голова Комітету НААУ з питань експертного забезпечення адвокатської діяльності Віоллета Федчишина, яка також була модератором. «Цей круглий стіл показав, що судова експертиза у сфері інтелектуальної власності потребує постійного професійного діалогу між адвокатами та експертами. Сьогодні ми окреслили процесуальні й практичні аспекти підготовки висновків, а також порушили питання, які потребують подальшого фахового обговорення. Сподіваюся, що результати зустрічі будуть корисними для щоденної практики адвокатів і стануть основою для наступних спільних заходів», - зазначила вона.

Аби першим отримувати новини адвокатури, підпишіться на канал Національної асоціації адвокатів України у Telegram.