Особливості реєстрації ТМ з «Україна», «UA»

Використанням офіційної назви держави «Україна» вважається внесення позначення до знака для товарів і послуг як елемента, що містить: офіційну назву держави «Україна», написану літерами української та/або будь-якої іншої абетки, також міжнародний код України «UA» та імітацію офіційної назви держави «Україна», написану літерами української та/або будь-якої іншої абетки.

Імітацією офіційної назви держави слід вважати наслідування зазначеній назві з порушенням встановленого написання (наприклад, Уkraina, Ukreine), або її стилізоване виконання та стилізоване виконання міжнародного коду держави.

Наказом № 790 Міністерства освіти і науки України від 04.08.2010 року, затверджено  Правила погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг.

Згода на внесення до знаку позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», надається тільки фізичним особам – підприємцям або юридичним особам, створеним в установленому законодавством України порядку за умови:

- використання офіційної назви держави «Україна» як елемента знака для товарів і послуг не суперечитиме публічному порядку, принципам гуманності й моралі;

- сприятиме інтересам держави та не вводитиме в оману громадськість щодо особи,  яка виробляє товар чи надає послуги;

- товари і послуги, щодо яких передбачається використання такого знака для товарів і послуг,  мають промислову, освітню, наукову, культурну чи художню цінність;

- види товарів та/або послуг, які виробляє та/або надає заявник, є унікальними, притаманними лише Україні;

- заявник займає домінуюче положення на ринку України щодо товарів та/або послуг,  для яких передбачається використання знака для товарів і послуг;

- заявник здійснює зовнішньоекономічну діяльність та в своїй групі товарів та/або послуг зовнішньоекономічної діяльності займає домінуюче положення;

- тривалість діяльності заявника на ринку України або світовому ринку щодо таких товарів та/або послуг становить не менше 5 років.

Правомірність використання назви держави у поданій заявці розглядається на етапі кваліфікаційної експертизи. Компетентним органом щодо назви держави «Україна» є Комісія щодо погодження питань про внесення позначення, яке містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг – постійно діючий орган Міністерства економічного розвитку та торгівлі (МЕРТ). Завданням Комісії є розгляд питань про внесення до знака для товарів і послуг позначення, що містить офіційну назву держави «Україна» за клопотанням заявників, яке розглядається Комісією протягом трьох місяців з дати прийняття його до розгляду. Результатом такого розгляду є рішення Комісії, яке надсилається заявнику.

Відповідно, якщо рішення щодо використання офіційної назви держави, похідних слів та символів є позитивним, за заявником реєструється заявлене позначення, як знак для товарів та послуг.

Якщо рішення не на користь заявника - існує можливість оскаржити таке рішення до Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (надалі – Апеляційна палата) та у суді.

Право на звернення до Апеляційної палати мають заявники, власники знаків або їх представники. Тобто, треті особи (наприклад, особи, що вважають неправомірну реєстрацію торговельної марки на користь інших осіб) не мають права на звернення до Апеляційної палати.

У якості прикладу реєстрації можна взяти справу Телерадіокомпанія «Україна». 9 серпня 2012 року Апеляційна палата Державної служби інтелектуальної власності України задовольнила заперечення ТОВ «Телерадіокомпанія «Україна» та дозволила зареєструвати позначення  (свідоцтво № 168652 від 10.04.2013). Апелянт надав докази того, що логотип телеканалу використовується на території України з 1993 року та є широко відомими споживачам України, тобто набув розрізняльної здатності. Також, апелянт зауважує, що раніше ним були вже отримані свідоцтва на знаки для товарів та послуг, що включають офіційну назву держави «Україна», ось деякі з них: , ,  .

Також цікавим є рішення Апеляційної палати від 24 липня 2015 року, яким підтримано рішення Укрпатенту та відмовлено у реєстрації позначення . Апелянт стверджував, що заявлене позначення не є імітацією Державного прапору України, задля підтвердження чого надав результати геральдичної експертизи. Проаналізувавши наданий висновок, колегія Апеляційної палати вважає, що він не містить достатньої інформації та обґрунтувань, які б спростовували висновок закладу експертизи про те, що заявлене позначення являє собою імітацію Державного прапору України. Колегія Апеляційної палати виходила з того, що геральдика є допоміжною історичною дисципліною, яка вивчає герби та їх історію. Спеціальною ж історичною дисципліною, об’єктами дослідження якої є прапори, корогви, знамена, штандарти, транспаранти, вимпели та інші засоби сигналізації, що виконують функції символів, є вексилологія.

Вказаними рішенням можна підтвердити комплексний підхід Апеляційної палати до розгляду заперечень та аргументовані висновки.

Як наслідок, щоб все ж таки отримати право на реєстрацію позначення з назвою країни та/або у подальшому мати можливість оскаржити рішення закладу експертизи (в Апеляційній палаті, суді) - слід заздалегідь оцінити шанси на реєстрацію та підготувати доказову базу. Серед доказів слід звертати увагу на тривалість використання позначення, становище та репутація заявника на ринку відповідних товарів та послуг, асоціації у споживачів з заявником та продукцією (послугами), зв'язок з державою тощо.

Звертаю увагу, що розмір збору за включення до знака позначення, що відображує назву держави «Україна», складає 24000 грн (або 19200 грн при поданні електронної заявки).

Автор публікації: Сергій Барбашин

Сергій Барбашин

адвокат, керуючий партнер Trustme Law Firm, заступник голови Комітету інтелектуальної власності НААУ, член Комітету NextGen НААУ