Захистити бізнес від захоплення бренду допоможе вчасна реєстрація

Законний власник бренду може опинитися в ситуації «заручника»: інша особа першою подала заявку на реєстрацію його позначення й вимагає за можливість працювати під власною назвою компенсацію або викуп прав.

Принцип першої заявки

Зловмисники детально аналізують ринок, відстежують успішні проєкти, які з певних причин затрималися з юридичним оформленням своїх прав, і подають заявку на реєстрацію аналогічного або схожого позначення на власне ім'я.

Згідно зі статтями 5 і 6 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» модель охорони прав на торговельні марки (ТМ) в Україні ґрунтується на принципі «першої заявки». Той, хто першим подав заявку до Національного органу інтелектуальної власності (УКРНОІВІ), отримує пріоритет. Не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з торговельними марками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Саме ця формальність стає головною уразливістю для сумлінних бізнесменів, чиєю юридичною необізнаністю чи забудькуватістю користуються рейдери. Внаслідок реєстрації торговельної марки на ім'я зловмисника в нього з'являється повний комплекс майнових прав на торговельну марку, передбачених статтею 495 Цивільного кодексу, в тому числі виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, забороняти таке використання.

Таким чином, недобросовісний власник ТМ може ініціювати блокування сторінок компанії в соціальних мережах, подавати скарги до хостинг-провайдерів для видалення сайтів, надсилати претензії партнерам та дистриб'юторам і навіть звертатися до митних органів із вимогою зупинити імпорт чи експорт товарів.

Схеми дій зазвичай розгортаються за кількома типовими сценаріями. Перший і найпоширеніший — це подання заявки на точну копію або візуально схоже позначення щодо аналогічних класів товарів і послуг. Другий сценарій полягає в реєстрації позначення щодо суміжних класів, які компанія планує освоїти під час майбутнього розширення діяльності. Третій сценарій передбачає перехоплення торговельної марки, строк дії свідоцтва якої закінчився, якщо власник пропустив дедлайн для його продовження.

Заперечення і суд

Якщо факт недобросовісного подання заявки на реєстрацію та встановлення пріоритету вже відбувся, першим інструментом оперативного реагування є подання мотивованого заперечення проти заявки на ТМ, передбаченого п. 8 ст. 10 Закону, яке буде розглянуто під час кваліфікаційної експертизи в УКРНОІВІ. Заперечення дає змогу довести наявність підстав для відмови у наданні правової охорони, зокрема якщо реєстрація суперечить публічному порядку або принципам моралі (п. 1 ст. 5 Закону) чи є введенням споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає послугу (абз. 6 п. 2 ст. 6 Закону).

Якщо ж свідоцтво на торговельну марку вже видано зловмиснику, основним інструментом захисту є визнання його недійсним у судовому порядку. Відповідно до п. 1 ст. 19 Закону свідоцтво може бути визнано недійсним повністю або частково, зокрема у разі невідповідності зареєстрованої ТМ умовам надання правової охорони або видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

У практиці захисту бізнесу ключовими підставами для такого позову є наявність у позивача раніше набутих прав на комерційне найменування, об'єкт авторського права або використання тотожного чи схожого позначення до дати подання заявки відповідача.

Доведення недобросовісності

Якщо ж реєстрація позначення здійснювалася з метою блокування діяльності конкурента, вимагання компенсації чи перепродажу прав, такі дії можна кваліфікувати як недобросовісну конкуренцію та зловживання правом.

Окрему увагу в юридичній практиці варто приділити саме доведенню факту недобросовісності дій заявника. На відміну від стандартних спорів про схожість позначень, оцінка недобросовісності спирається на дослідження намірів особи на момент подання заявки. Необхідно довести, що заявник знав або об'єктивно міг знати про використання цього позначення іншою особою, не мав реального наміру використовувати торговельну марку для власної господарської діяльності та подав заявку з метою заподіяння шкоди чи отримання безпідставної вигоди.

Оскільки суд оцінює сукупність усіх обставин справи, бажано відтворити повну хронологію виникнення та розвитку бренду. Важливими доказами стають перші публікації в ЗМІ, касові чеки, договори з графічними дизайнерами на розробку логотипу, контракти на оренду приміщень, доменні імена, виписки з банківських рахунків про витрати на таргетовану та контекстну рекламу, а також свідчення реальних споживачів.

Правила профілактики

Превентивна стратегія захисту об'єктів інтелектуальної власності бізнесу має будуватися на кількох правилах. По-перше, подача заявки на реєстрацію ТМ повинна передувати публічному запуску продукту, сайту чи рекламної кампанії. По-друге, розробка логотипів та брендбуку має супроводжуватися чіткими договорами про відчуження майнових прав інтелектуальної власності з авторами та дизайнерами. По-третє, компанії необхідно проводити регулярний аудит власних нематеріальних активів та моніторинг нових заявок на ТМ.

Найбільш надійним і ефективним юридичним щитом від будь-яких спроб зазіхання на бренд залишається його вчасна та правильна реєстрація в усіх релевантних класах товарів і послуг. Якщо ж бізнес потрапив під удар недобросовісного конкурента, лише виважена правова позиція, оперативне реагування та системний захист у суді можуть допомогти відновити порушене право і повернути бізнесу його актив.

Автор публікації: Дмитро Слободянюк

Дмитро Слободянюк

представник Молодіжного комітету НААУ – UNBA NextGen у Миколаївській області

Аби першим отримувати новини адвокатури, підпишіться на канал Національної асоціації адвокатів України у Telegram.